知产专家大讲堂①|海外纠纷高额律师费令人胆寒?律师团队来支招

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近期,上市企业、 Wi-Fi射频前端芯片市场的重要供应商康希通信被提起“337”调查。所谓“337”调查,是指美国国际贸易委员会根据美国《1930年关税法》第337节及相关修正案进行的调查,其主要针对进口产品,特别是那些被指控侵犯美国知识产权或其他不公平竞争行为的进口产品。一旦某产品被认定为违反相关法规,可能会被排除出美国乃至全球市场,因此对进口方的杀伤力极大。

近年来,随着全球贸易的日益频繁和复杂,“337调查”案件数量呈现出波动上升的趋势,涉案的中企数量也在不断增加。目前,中国企业对“337调查”普遍采取法律行动,聘请相关律师团队积极应诉,但仍存在一部分企业,以高额律师费为由在面对外国提起的知识产权诉讼时消极应对,不敢作为。

东莞是“外贸大市”,外贸总额连续29年位居全国前五,集成电路进出口在全市外贸中占有突出地位。此外,东莞还出口游戏机及其零附件、纺织服装、新材料等多种产品。其中,游戏机及其零附件的出口增长尤为显著,2024年前三季度货值同比增长30.9%。

如此庞大的出口规模增加了东莞企业产生海外知产纠纷的风险。企业在“出海”过程中,如何有效识别和评估潜在的知识产权风险?面对海外知识产权侵权指控,企业应如何迅速响应并有效应对?本期知产专家大讲堂邀请东莞市海外知识产权纠纷应对指导专家:广东三环汇华律师事务所合伙人曾赟、懋真律师事务所(欧洲)高级合伙人冉寒冬、华进知识产权高级合伙人郑小粤共探热门话题。活动由东莞市知识产权保护中心指导,南方报业传媒集团东莞分社承办。

适应不同法律环境,借助专业服务机构力量

南方+记者:国际知识产权法律体系差异如何影响中国企业在海外市场的知识产权布局与保护策略?

曾赟:企业在国内环境下,对自身的法律体系和知识产权保护的全过程都非常熟悉,这是他们的“熟悉战场”。然而,当他们进入海外市场,如英国、德国或美国时,将面临一个全新的、陌生的法律环境。不同国家的法律体系和规定存在差异,尤其是知识产权方面。中国作为大陆法系国家,且知识产权体系建立时间较短,仍在摸索中,相对于一些成熟的知识产权国家,中国的保护相对宽松。因此,国内企业习惯了这种宽松环境后,在海外可能面临不适配的问题。

面对这种不适配,企业在进入不同国家时,需要制定差异化的知识产权保护或防御策略。建议企业在出海前,先对目标国家的法律体系进行了解。如果条件允许,最好在国内寻找熟悉该国法律体系的律师进行咨询,甚至直接在所在国家聘请当地律师,为出海全过程提供包括知识产权和法律风险在内的全面意见和咨询。

冉寒冬:首先,由于各国法律环境的不同,企业需要制定相应的策略来应对。这包括了解并适应目标国家的法律体系,以及制定符合当地法律要求的知识产权布局和纠纷解决策略。

其次,不同国家对知识产权的保护程度和力度存在差异。企业在制定知识产权策略时,必须充分考虑这些差异,以确保其知识产权在目标国家得到充分的保护。

从英国执业律师的角度来看,每个企业在进入陌生法律环境时,都会经历一个适应周期。在这个周期中,企业可能会面临一些风险,如知识产权无法得到妥善保护等。然而,通过总结经验教训,企业可以逐渐摸索出一套适合自己的规则和方法,进而形成一套适合多个国家的知识产权管理体系。这套体系可能针对不同国家有不同的标准,但一旦培育起来,将使企业在知识产权领域成为一个成熟的企业,有能力与国际竞争对手进行合作或竞争。

郑小粤:确实,中美两国的知识产权法律制度存在很大差异,美国属于英美法系,而中国是大陆法系。美国的知识产权制度发展较早且完善,且美国市场是中国出海企业的重要目标市场,因此中国企业需要特别注意美国的知识产权问题。

我认为企业需要了解目标国家(如美国)的知识产权法律环境,包括专利、知识产权保护类型、争议解决方式、国家政策以及知识产权服务资源等。特别是美国的一些独特机制,如“337”调查,往往针对中国企业,因此中国企业需要特别警惕。

此外,在专利布局方面,美国与中国也存在很大差异。例如,美国的发明人权益较大,专利类型与中国不同,且专利申请和司法程序也与中国有很大区别。因此,中国企业在进入美国市场时,需要充分了解并适应这些差异。

最后,由于海外知识产权事务的专业性和复杂性,中国企业往往需要借助专业的服务机构。在选择服务机构时,需要警惕“黑代理”等不法机构,以免遭受损失。

充分评估知产风险,特色化制定应对策略

南方+记者:企业在“出海”过程中,如何有效识别和评估潜在的知识产权风险?

曾赟:知产界有一句话“产品未动,知识产权先行”,说明企业在出海前需要充分评估目标市场的知识产权法律制度,特别是知识产权保护制度,并关注主要竞争对手在目标国是否已布局知识产权,如专利、商标和著作权等。在了解清楚目标市场的法律背景后,企业应根据自身产品出海的需求,设计商标或涉及专利的技术,并与目标国的高风险专利或商标进行法律比对,得出是否会侵犯他人知识产权的结论。

我们也观察到,中国企业在出海过程中,无论是在跨境电商还是海外参展,都面临了诸多知识产权问题。对此,企业应积极寻找解决问题的路径。

首先,企业需要在观念上有所转变,勇于走出舒适区,去拥抱陌生的法律和市场环境。其次,企业可以通过多种途径解决问题,如招聘了解目标国法律文化和市场的人才,或寻找目标国的专业法律团队等。

冉寒冬:识别风险是出海企业的重要任务。风险定位涉及分析出海产品或技术的类型,因为不同类型的产品面临的风险类型和来源存在差异。例如,快消品和服装可能主要面临商标或外观设计风险,而高科技产品则可能主要面临专利风险。因此,企业需要先分析自己的产品可能面临的风险类型,然后针对这些风险进行排查和检索。

了解当地环境是识别风险的关键。这包括法律环境和市场环境,企业需要了解出海目标市场的竞争对手及其知识产权布局情况,以及竞争对手的经营策略和文化。基于这些信息,企业可以判断哪些风险较高,并制定相应的应对措施。

应对风险取决于企业自己的策略。如果企业产品还未出海,还有修改设计的空间,那么可以采取规避风险的措施,或者为规避风险支付一定的代价。这种情况下,国内律师可以提供很多支持。如果产品已经定型,企业需要更多地与目标国律师协作,寻找解决方法,如谈判或挑战侵权风险的权利基础的有效性。

郑小粤:当企业自身力量不足时,可以借助社会上的资源,包括一些公益机构提供的支持。例如,国家有海外的知识产权纠纷应对指导中心,东莞也于近期获批了第四批海外知识产权纠纷应对指导地方分中心。这些机构可以为企业提供预警服务,如发现企业商标在海外被抢注时及时通知企业,并为企业提供应对策略建议。

保持“空杯心态”,不断了解海外知产体系法律细节

南方+记者:面对海外知识产权侵权指控,企业应如何迅速响应并有效应对?

曾赟:许多中国企业在出海前在知识产权方面处于“裸奔”状态,这增加了他们在海外遭遇侵权诉讼的风险。企业需要有意识地认识到可能面临的风险,并采取相应的预防措施。

现在中国企业在海外遭遇侵权诉讼的数量逐年增加,面对这种情况,企业需要采取行动来积极应对,找到专业的海外律师团队是至关重要的。然而,许多企业在寻找律师的过程中会遇到困惑,因此需要寻求中国律师的帮助来找到合适的海外律师。

在与海外律师团队的沟通过程中,企业需要理解并接受海外律师的收费方式,如预算制和小时费率等。虽然这些费用可能看起来很高,但企业需要明白这只是预算,并不一定会发生全部的律师费。另外,海外诉讼的和解率很高,因此诉讼程序可能不会持续很长时间。

在具体的知产诉讼中,我们的企业可以挑战对方专利的有效性,以削弱对方的诉讼立场。如果面临专利诉讼等直接影响产品本身的问题,企业则需要考虑提前做好规避设计,以确保产品能够持续进入目标市场。

冉寒冬:一是不要打没有准备的仗,企业在出海前必须做好充分的基础工作;二是知识产权也是商业竞争的一种延伸,企业在应对诉讼时要充分利用自己在商业上的优势。

在应对知产纠纷时,企业可以直接对抗,主张自己不侵权,同时也可以挑战对方的权利基础。然而,诉讼的进展和最终结局不仅取决于案内的因素,还可以从案外寻找其他筹码或条件来影响或制约对方。例如,企业可以利用自己在原生国或其他地域的知识产权布局来形成对对方的威胁,无论是法律上的还是商业上的威胁。这些筹码可以作为与对方谈判的依据,从而影响对方在当前诉讼中所采取的策略和推进的力度。

郑小粤:二三十年前,海外知识产权诉讼对中国企业来说可能是灭顶之灾,许多企业在遇到此类诉讼时选择消极应对,结果往往不佳,甚至导致海外市场全失。然而,经过几十年的发展,中国企业逐渐成长,现在面对海外知识产权诉讼时,越来越多的企业选择积极应对,且部分头部企业已对海外知识产权制度有了较高的掌握程度。

以东莞市的龙头企业OPPO为例,这家企业通过技术创新和海外知识产权战略,成功经营海外市场,并遭遇越来越多的知识产权纠纷。然而,OPPO通过无效的专利、诉讼反诉等方式,与许多巨头企业达成了许可或谅解,取得了非常好的成果。OPPO的成功经验包括具有良好的国际知识产权视野、公司层面的重视、强大的团队和资源投入,以及大量的海外专利布局。

文字/图片:南方+记者 唐卓

设计:钟雨晴

编辑 黄新花
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